De licentiegever en de licentienemer zijn vrij om met elkaar af te spreken wat ze willen. In een goede licentieovereenkomst staan in ieder geval afspraken over:
- productie en verkoop
- hoe te handelen bij inbreuk en nietigheidsacties, en
- vergoedingen voor gebruik (de zogenaamde royalty's).
Het is verstandig om voor het opstellen van een licentieovereenkomst een deskundige jurist in te schakelen.
Aandachtspunten bij het opstellen van een licentieovereenkomst zijn:
PartijenIn het bedrijfsleven vindt steeds meer clustervorming plaats. Daarom is het belangrijk dat in het contract duidelijk staat omschreven wie de deelnemende partijen zijn. Heeft een partij bijvoorbeeld 3 dochterondernemingen? Dan moet in het contract staan of de overeenkomst ook daarvoor geldt.
Beschrijving van rechtenVoorkom meningsverschillen door de rechten die onder een licentieovereenkomst vallen, zo duidelijk mogelijk op papier te zetten. Wat mag de licentienemer precies produceren, verkopen, toepassen, et cetera. Door de rechten in een lijst op te nemen, houden alle partijen zicht op de gemaakte afspraken.
InbreukIn een licentieovereenkomst omschrijven de partijen hoe te handelen bij inbreuk door derden. De licentienemer heeft in principe niet het recht om met verbodsacties zelf op te treden tegen inbreukmakers. Hij kan wel van de licentiegever het recht krijgen schadevergoeding of afdracht van winst bij inbreukmakers te claimen.
Toepassings- en gebruiksgebiedDe bepaling die over het toepassings- en gebruiksgebied gaat, is belangrijk. Deze bepaling beperkt de licentierechten van de licentienemer tot bijvoorbeeld:
- een bepaald geografisch gebied
- een bepaald gedeelte van de technologie
- een bepaalde toepassing
- een bepaalde sector in de markt.
Type licentieOok de bepaling over het type licentie mag niet ontbreken in de licentieovereenkomst.De twee bekendste licentievormen zijn:
- Exclusief: er is één partij die het alleenrecht heeft op een markt binnen een bepaald marktsegment. De licentiegever exploiteert de uitvinding die hij heeft geoctrooieerd en in licentie heeft gegeven, niet.
- Niet-exclusief: verschillende licentienemers hebben licentierechten. De licentiegever kan zijn uitvinding zelf exploiteren en daarnaast kan hij licenties verlenen aan verschillende partijen.
Lees meer over verschillende licentievormen.
LooptijdPartijen maken samen afspraken over de duur van de licentieovereenkomst. De looptijd kan de volledige twintigjarige duur van het octrooi bedragen maar kan ook korter zijn.
Product- of technologieverbeteringenDe basis van een licentie is dat de licentiegever de eigendomsrechten over zijn octrooirechten behoudt. Er ontstaat vaak discussie als tijdens de looptijd verbeteringen aan een product worden aangebracht: welke partij heeft dan het exclusieve recht?Ook hierover kunnen licentiegever en licentienemer afspraken maken in de licentieovereenkomst. Het is gebruikelijk dat de licentiegever het niet-exclusieve recht krijgt op de technologie die de licentienemer heeft ontwikkeld.
VergoedingenDe bepaling over vergoedingen is een van de belangrijkste in de licentieovereenkomst. De licentiegever ontvangt in ruil voor de licentie een vergoeding. Die kan uit verschillende elementen bestaan:
- Lump sum (of 'up-front payment'): een vastgesteld bedrag dat de licentienemer periodiek of eenmalig betaalt voor de licentieovereenkomst
- Royalty: een van te voren afgesproken percentage van de omzet/winst of een bedrag per verkocht/geproduceerd product. Partijen kunnen afspraken maken over een minimumvergoeding per jaar om de licentienemer te ontmoedigen de technologie 'op de plank te laten liggen'.
- Mile-stone payments: vastgestelde bedragen die de licentienemer betaalt op vooraf vastgestelde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld op het moment dat een bepaald punt in het traject van innovatie tot marktproduct is bereikt. Dat geeft de licentienemer wat meer zekerheid over het terugverdienen van de licentiekosten. Bovendien beschermt deze constructie hem tegen een (achteraf gebleken) waardeloos octrooi.
Verder is het verstandig dat partijen afspraken maken over:
- de valuta
- land van afrekening
- eventuele belastingconsequenties van de betalingen.
Controle- en inspectiemogelijkhedenHet is gebruikelijk in de licentieovereenkomst een bepaling op te nemen die de licentiegever het recht geeft op inzicht in de verkoopresultaten van de licentienemer. Op die manier is het mogelijk de betaalde royalty's te (laten) controleren.
Overdracht van rechtenEen andere belangrijke bepaling is of de licentienemer rechten mag overdragen aan een andere partij. Bijvoorbeeld via een sublicentie. Vaak mag de licentienemer rechten overdragen aan haar filialen zonder toestemming van de octrooihouder. Bij overdracht van rechten aan andere partijen is meestal schriftelijke toestemming van de octrooihouder een vereiste.
Instandhouding en handhaving van octrooienDe partijen moeten vastleggen wie verantwoordelijk is voor de kosten van verlening en instandhouding van het octrooi. Meestal ligt deze verantwoordelijkheid bij de licentiegever.
Daarnaast moeten de samenwerkingspartners vastleggen wie betaalt voor een eventuele rechtsprocedure bij namaak (inbreuk).
Tenslotte is het gebruikelijk om een bepaling op te nemen waarin staat dat partijen elkaar moeten waarschuwen als ze namaak op het spoor zijn gekomen. In principe onderneemt de licentiegever stappen tegen de namaker.
Beëindiging van de overeenkomstDe looptijd van een licentieovereenkomst is meestal gelijk aan de duur van het octrooi. Toch is het voor beide partijen belangrijk vast te leggen dat de looptijd van de overeenkomst niet langer is dan de looptijd van het octrooi. Voor de licentienemer is het wenselijk om bij een kortere contractperiode, aan het eind van het contract een optie te hebben op verlenging.Een 'anti-ijskastbeding' is ook mogelijk. De licentienemer moet dan binnen een overeengekomen periode het product te exploiteren. Als hij zich hier niet aan houdt, kan de licentiegever de licentie terugnemen. Er kan ook worden afgesproken dat de licentie wordt beëindigd als één van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt.
Garanties en aansprakelijkheidsbepalingenDe licentienemer wil vaak de garantie van de licentiegever dat:
- de licentiegever bevoegd is om de licentie te verlenen
- het toekennen van de licentie door de licentiegever niet strijdig is met andere contractuele verplichtingen van de licentiegever
- de licentiegever niet al aan een andere partij een exclusieve licentie heeft gegeven
- de licentienemer bij de uitoefening van zijn rechten geen inbreuk maakt op de IE-rechten van een derde partij en dat deze optreedt tegen eventuele inbreukplegers.
De licentiegever wil vaak van de licentienemer de garantie(s) dat:
- de licentienemer bevoegd is om de overeenkomst aan te gaan
- de licentienemer het product waarvoor hij een licentie heeft gekregen, binnen een bepaalde termijn op de markt zet ('anti-ijskastbeding')
- de licentienemer de verplichting heeft om een zo hoog mogelijke marktomzet na te streven.
Octrooiregister
Het is niet verplicht een licentie op te nemen in het Nederlands Octrooiregister. Maar het is wel raadzaam, omdat derden er dan rekening mee moeten houden (zogenoemde 'derdenwerking'). De inschrijving gebeurt meestal bij verkorte akte, zodat er niets zichtbaar is over de inhoud van de afspraken. Ook als overdracht van licentierechten aan derden plaatsvindt (een sublicentie) is het verstandig dit in te schrijven in het octrooiregister. Dat maakt inzichtelijk in hoeverre het recht van de eerste licentienemer een uitsluitend recht is.
Bij inschrijving moet u aan de volgende eisen voldoen:
- u moet de originele licentieovereenkomst overleggen, of een door een notaris gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt uittreksel daarvan.
- u moet duidelijk de naam en adresgegevens van de octrooihouder vermelden.
- u moet het recht of de rechten vermelden.
De inschrijving kost € 27 per octrooinummer (= rechtnummer).
GeschillenDeze bepaling regelt de volgende zaken:
- forumkeuze: welke rechter is bevoegd om van het meningsverschil kennis te nemen.
- rechtskeuze: welk (nationaal) recht geldt voor de overeenkomst. Als beide partijen hun vestigingsplaats in Nederland hebben, dan is dit gewoonlijk Nederlands recht. De zaak komt anders te liggen als beide partijen hun vestigingsplaats in een ander land hebben. Daarnaast kunnen partijen ook bemiddeling afspreken.
ProductaansprakelijkheidMeestal neemt men een bepaling op dat de licentiegever niet aansprakelijk is voor verliezen die de licentienemer lijdt. Bijvoorbeeld in inkomsten of verkoop. Dit geldt ook voor schade die ontstaat door gebreken aan het product dat op de markt komt.
Eerste recht van koopEen licentiegever kan besluiten niet door te gaan met zijn octrooi(aanvraag). In dat geval is het handig af te spreken dat hij de octrooi(aanvraag) eerst moet aanbieden aan de licentienemers. De licentienemers krijgen dan het recht het octrooi /de aanvraag voort te zetten onder hun eigen naam.
